Los fabricantes de automóviles pueden prohibir el uso de un signo idéntico o similar a la marca de la que son titulares en piezas de recambio

El fabricante de automóviles Audi es titular de una marca figurativa de la Unión Europea registrada para vehículos, piezas de recambio y accesorios de automóviles, entre otros productos.

Esta marca se reproduce y utiliza como emblema de Audi. Un comerciante polaco ofrece en venta, haciendo publicidad en su página web, rejillas de radiador no originales adaptadas para modelos antiguos de automóviles Audi. Estas rejillas de radiador incorporan un elemento, con una forma similar o idéntica a dicha marca, destinado a fijar el emblema de Audi.

Audi llevó a los tribunales a dicho comerciante para impedirle comercializar piezas de recambio no originales que lleven un signo idéntico o similar a la marca Audi. El órgano jurisdiccional polaco pretende que se determine el alcance de la protección conferida por la mencionada marca. Dicho órgano jurisdiccional solicita al Tribunal de Justicia que aclare si la comercialización de piezas de recambio de vehículos automóviles, como las rejillas de radiador, constituye, con arreglo al Derecho de la Unión, 1 un «uso de un signo en el tráfico económico» que puede menoscabar las funciones de la mencionada marca AUDI. Asimismo, se pregunta si el titular de dicha marca puede prohibir ese uso a un tercero.

En su Sentencia, el Tribunal de Justicia responde afirmativamente y señala, antes de nada, que la cláusula de reparación contemplada para los dibujos o modelos no es aplicable. 2 A continuación, subraya que, en el presente asunto, las rejillas de radiador no proceden del titular de la marca AUDI y que se comercializan sin el consentimiento de este. Asimismo, observa que el elemento destinado a la fijación del emblema de Audi está incorporado a las rejillas de radiador para su comercialización por el tercero y que dicho elemento es visible al público que tiene intención de comprar esas piezas, lo que puede constituir un vínculo material entre la pieza de recambio en cuestión y el titular de la marca AUDI. Por consiguiente, se trata de un uso que puede menoscabar las funciones de la marca, que consisten, en particular, en garantizar la procedencia o la calidad del producto.

El Tribunal de Justicia deja al órgano jurisdiccional polaco la tarea de comprobar, por un lado, si el elemento de la rejilla de radiador en cuestión es idéntico o similar a la marca AUDI y, por otro lado, si la rejilla de radiador es idéntica o similar a uno o varios productos para los que está registrada dicha marca. No obstante, si el juez nacional considera que la marca AUDI goza de renombre en la Unión, su titular deberá disfrutar, en determinadas circunstancias, de una protección reforzada. En tal caso, poco importa que las rejillas de radiador en cuestión y los productos para los que se registró dicha marca sean idénticos, similares o diferentes.

El Tribunal de Justicia confirma, asimismo, que, cuando la elección de la forma del elemento destinado a fijar el emblema del fabricante de automóviles obedece a la voluntad de comercializar una rejilla de radiador lo más parecida posible a la rejilla de radiador original, el Derecho de la Unión no limita el derecho exclusivo del mencionado fabricante, titular de la marca, a prohibir el uso de un signo idéntico o similar.

Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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